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ONSOL
2011.12.20 12:03 law
977 F.2d 1510(1992)
 
SEGA ENTERPRISES LTD., a Japanese Corporation, Plaintiff-Appellee,
v.
ACCOLADE, INC., a California corporation, Defendant-Appellant.

No. 92-15655.

United States Court of Appeals, Ninth Circuit.



Ⅰ. 사건의 개요

1. 당사자
Sega Enterprises(이하 Sega)사는 일본에 소재하는 비디오게임기 및 게임프로그램 제작판매회사로 Genesis Ⅲ라는 이름의 비디오게임기를 출시한 바 있다. Accolade사는 게임프로그램을 개발 및 판매하는 작은 규모의 회사로 미국 캘리포니아주에 소재하고 있다.

2. Accolade사의 역분석 및 역엔지니어링을 통한 게임프로그램 제작

(1) Genesis Ⅲ 게임기는 시장에서 독점적인 인기를 끌고 있었으므로 Accolade사로서는 Genesis Ⅲ 게임기와 호환되는 게임 프로그램을 만들어야 할 절실한 필요성이 있었다. 이에 Accolade사는, Sega가 개발한 Genesis Ⅲ 전용 게임프로그램의 ROM으로부터 object code를 읽어내어 역분석(decompliation)한 뒤 역엔지니어링(Reverseengineering)을 하여, Genesis Ⅲ와 호환되는 독자적인 게임프로그램들을 개발하였다.

(2) 여기에 Sega사는 자신들의 프로그램의 object code를 Accolade사가 허락 없이 분석한 것이 저작권 침해에 해당한다고 주장하였다. 반대로 Accolade사는 자신들의 역분석 및 역엔지니어링을 통한 프로그램 개발은 공정 이용(Fair use)에 해당한다며 맞섰다.

3. Accolade사의 Sega사 초기화코드 사용

(1) Sega사는 자신들의 상표권 보호를 위해 'Produced by or under license from Sega Enterprises LTD'라고 기재한 상표권표시문구(TMSS)를 띄우는 초기화코드를 만들어냈다. 그리고 이 초기화코드를 갖고 있지 않은 프로그램은 Genesis Ⅲ 게임기에서 실행시킬 수 없도록 하였다. Sega사는 초기화코드 없이 프로그램을 Genesis Ⅲ 게임기에서 실행시킬 수 있는 다른 방법은 공표하지 않았다. 

(2) 그러자 Accolade사는 역엔지니어링을 통해 이 초기화코드를 연구하고, 동 코드를 자신들의 게임 프로그램에도 삽입하여, Genesis Ⅲ 게임기에서 실행될 수 있도록 하였다. 그리하여 Accolade사의 게임프로그램을 Genesis Ⅲ 게임기에서 실행시키자, 초기화코드에 의해 'Produced by or under license from Sega Enterprises LTD'라는 문구가 현출되었다.

(3) 이에 Sega사는 Accolade사의 게임프로그램이 상표권을 침해한다고 주장하였다. 반면 Accolade사는, 초기화코드를 사용한 프로그램이 어느 회사에서 만든 것이든 무조건 Sega사의 상표와 메시지가 띄우도록 하였으니, Sega사의 초기화코드가 창작출처를 허위로 표시하게 하는 것이라고 주장하였다.

4. 그렇게 하여 Sega사는 Accolade사를 상대로 상표권 및 저작권 침해를 이유로 소를 제기하였고, Accolade사는 Sega사에 대하여 창작성의 허위표시를 이유로 맞제소하였다.

Ⅱ. 캘리포니아 북부연방지방법원의 원심판결

1. 캘리포니아 북부연방지방법원(제1심)은 Accolade의 게임프로그램을 Sega사의 게임기에 삽입시 Sega사의 문구가 나타나는 것을 이유로 Accolade사의 상표권 침해를 인정하였다. 또한 Accolade사가 Sega사의 object code를 상업적 목적을 위해 분석하였으며, 이에 Sega사가 게임기의 판매에 손실을 입었고, 굳이 역엔지니어링을 사용하지 않더라도 게임프로그램을 만들 수 있는 대안이 있었다는 논거를 들어 Accolade사의 저작권 침해도 인정하였다.

2. Sega사의 주장을 받아들인 제1심은 Accolade사에 대하여 Sega의 프로그램에 대한 역엔지니어링, Sega프로그램의 사용 및 수정, 역엔지니어링에 의하여 제작된 Genesis Ⅲ 호환 게임프로그램 및 기기의 개발이나 제조 또는 배포/판매를 금지하는 명령을 내렸다.

3. 그러자 Accolade사는 연방지방법원의 판결 전체에 대하여 항소하였고 본 사건은 제9 순회 항소법원으로 이송되었다.

Ⅲ. 사건의 쟁점

1. 저작권 문제
본 사건에서의 저작권문제는, 저작권자가 아니거나 사용허락을 받지 않은 자가 저작권의 대상인 컴퓨터 프로그램의 보호범위 밖에 있는 기능적 요소를 파악하기 위하여 프로그램을 분석하는 것이 연방저작권법에 의하여 허용되는가 여부이다. 일단 Accolade사는 저작권보호대상인 Sega사의 컴퓨터프로그램의 object code를 분석하는 것이 저작권 침해가 되지 않는 근거로서 4가지를 주장했다.

① 중간적 복제(intermediate copying) 행위를 통하여 복제된 최종 프로그램이 원 프로그램과 실질적으로 유사하지 않은 한 저작권을 침해하는 것이 아니다.

② 프로그램 코드에 구현된 아이디어나 기능적 개념(functional concepts)을 파악하기 위해 object code를 분석하는 것은, 아이디어나 기능적 개념이 저작권보호대상이 아님에 비추어 볼 때 허용되는 것이다(미 연방저작권법 제102조 (b)).

③ 컴퓨터프로그램 복제물의 적법한 소유자가 프로그램을 컴퓨터에 로드하는 것이 허용되어 있으므로(미 연방저작권법 제117조) 프로그램의 분석은 가능한 것이다.

④ 프로그램에 구현된 아이디어나 기능적 개념을 파악하기 위해 object code를 분석하는 것은 공정이용(fair use)에 해당한다(미 연방저작권법 제107조).

제2심은 Accolade사의 ①, ②, ③까지는 연방저작권법 문언의 해석 및 앞선 판례들의 입장에 비추어 볼 때 인정할 수 없으나, ④ 공정이용에 관한 항변은 이유가 있다고 판시하였다. 즉 연방저작권법의 입법정책에 비추어 볼 때, object code의 분석은 저작권보호대상이 아닌 프로그램 요소에 접근하기 위한 유일한 수단이며, 복제자가 접근에 대한 합법적인 이유를 가진 경우에 한하여 저작물의 공정한 사용에 해당한다는 결론을 내렸다.

2. 상표권 문제
두 번째 문제는 미 연방상표법(Lanham Tradmark Act)의 해석에 관련된 것이다. Sega의 상표를 게임기 화면에 띄우는 코드를 Accolade가 사용하는 것이 적법한지 여부가 쟁점이 되었다.
여기에서 특히 중요한 것은 Sega에게 책임이 있는가, 아니면 Accolade에게 책임이 있는가이다. Sega사가 Genesis Ⅲ 게임기 내에서 프로그램을 실행시키기 위해서는 항상 보안 초기화코드를 사용하도록 설정했고, 그러한 초기화코드를 사용할 시에 항상 Sega사의 상표와 메시지가 화면에 뜨도록 하였으니, Sega사 쪽에 책임이 있다고 볼 수도 있다. 반면 한편으로는, Sega사의 상표와 메시지가 화면에 뜨는 것을 알면서도 이를 그대로 사용한 Accolade사에게 책임이 있다고 볼 수도 있다.
제2심은, Sega사의 초기화코드는 Genesis Ⅲ 게임기에 대한 접근을 제한하는 기능을 가지고 있고, Sega사는 초기화코드 없이 Genesis Ⅲ 게임기에서 프로그램을 실행시킬 수 있는 다른 대안을 공표하지 않았다는 점을 지적했다. 따라서 TMSS 초기화코드를 사용하면 무조건 Sega사의 상표와 메시지가 뜨도록 코드를 제작한 Sega사에 책임이 있다고 판시하였다.

Ⅳ. 제9순회항소법원 판결의 요지

1. 저작권 문제
저작권침해여부와 관련하여 위에서 설명한 Accolade사의 4 가지 주장과 관련한 제9순회항소법원(제2심)의 입장은 다음과 같다.

(1) 연방저작권법 제106조
Accolade사는, 중간적 복제 행위를 통하여 복제한 최종 프로그램이 원 프로그램과 실질적으로 유사하지 않은 한 저작권을 침해하는 것이 아니라고 주장하였다. 그러나 제2심은 복제한 최종 프로그램이 원 프로그램과 실질적으로 동일한 것이든 아니든, 이미 연방저작권법 제106조가 '복제권' 자체를 원 저작권자에게 배타적으로 부여하고 있는 이상, 프로그램의 중간적 복제는 그 자체로 저작권 침해라고 판단하였다.

(2) 연방저작권법 제102조 제(b)항
Accolade사는, object code의 재분석이, 연방저작권법 제102조 제(b)항의 저작권보호대상이 아닌 program code에 구현된 아이디어와 기능적 개념에 접근하기 위하여 필요한 것이므로, 연방저작권법 위반이 아니라고 항변하였다. 그러나 제2심은, 관련 연구보고서를 근거로 들어 object code 역시도 저작권보호대상이므로 제102조 제(b)항이 적용되지 않는다고 판단하였다.

(3) 연방저작권법 제117조
연방저작권법 제117조는 프로그램의 적법한 소유자가 컴퓨터에 프로그램을 작동하기 위한 필수적인 수단으로서만 사용하고 다른 방식이나 목적으로 사용하지 않는 한, 이를 새로이 복제하거나 개작하는 것을 허용한다고 규정하고 있다. Accolade사는 이 규정에 의하여 object code의 역분석이 허용된다고 주장하고 있다. 그러나 제2심은, '복제나 개작'에 역분석을 하여 다시 변환하는 작업이 포함된다고 볼 수 없다고 하였다.

(4) 연방저작권법 제107조(Fair use, 공정 이용)

1) 공정 이용의 주장
Accolade사는 마지막으로 object code의 역분석이 program code의 보호범위 밖에 있는 아이디어와 기능적 개념을 연구하기 위한 필요한 필수적인 과정으로서 공정 이용에 해당한다고 항변하고 있다. 즉 본 건에서의 역분석은 프로그램의 비보호부분에 접근할 수 있는 유일한 수단이며, Accolade사는 Genesis Ⅲ 게임기에서 실행할 수 있는 프로그램을 만들기 위하여 Sega의 프로그램에 접근할 합법적인 이유를 가지고 있다고 주장하였다. 제2심 법원은 이를 받아들여, 컴퓨터프로그램에 대한 역분석에도 제107조의 공정 이용 조항이 적용되는 것이 당연한 것이라고 지적하였다.

2) 공정 이용의 요건
일단 어떠한 복제행위가 공정 이용(Fair use)으로 인정받기 위해서는 다음 4가지를 고려해야 한다. ① 이용목적의 비상업성 및 비영리성 여부, ② 저작물의 성격, ③ 저작물 전체에서 이용된 부분이 차지하는 양과 질, ④ 이용이 저작물의 잠재적 시장이나 가치에 미치는 영향. 그 외에도 상식(Common sense)과 합리성을 기준으로 종합적으로 판단해야 한다.

3) Accolade사의 역분석 및 역엔지니어링의 영리성 여부
제2심은, Accolade사가 Sega의 프로그램을 역분석 및 역엔지니어링 한 것은 Genesis Ⅲ게임기에서 실행할 수 있는 프로그램을 만들기 위한 하나의 조사 및 연구수단에 불과했으므로, 그 목적상 영리적인 동기가 어느 정도 있다고는 해도 이로써 Sega사의 재산권을 침해하는 것이라고 볼 수 없다고 판단했다.

4) Accolade사의 역분석 및 역엔지니어링이 Sega사의 Genesis Ⅲ 게임기의 시장가치에 악영향을 미치는지 여부
또한 Accolade사가 역분석 및 역엔지니어링을 해서 개발한 것은 어디까지나 게임프로그램이지 게임기기가 아니므로, 구매자들의 Sega사의 게임기를 덜 사게 된다던가 해서 Genesis Ⅲ 게임기의 시장가치에 악영향을 줄 것이라고 보기 어렵다고 판단했다.

5) Sega사의 초기화코드의 저작권보호성 여부
연방저작권법 제102조 제(b)항은, '어떠한 형태로 기술, 설명, 묘사, 게재되어 있다고 하더라도 고안, 절차, 과정, 체계, 조작, 방법, 개념, 원칙 또는 발견에는 저작권의 보호가 미치지 않는다'고 규정하고 있다. 즉 저작물의 사상 및 기능적 개념을 표현함에 있어서 필수적인 기능적, 사실적 요소는 표현으로서 보호되지 않는다는 것이다. 이에 제2심은, Sega사의 게임 프로그램이 게임기에 접근할 수 있는 유일한 초기화코드를 가지고 있었으며, 그 성격에 있어 기능적 요소이고 저작권보호요소라고 할 수 없고, object code의 역엔지니어링을 통해서만 해독할 수 있는 것인 이상, 그 역엔지니어링 및 복제는 공정 이용이라고 판단하였다.

2. 상표권 문제
Lanham Act 제32조 제(1)(a)항은, 상표권자의 허락 없이 등록상표를 상품의 판매, 배포 및 광고 등과 관련하여 상업적으로 복제사용하거나 혼란, 착오를 일으키거나 기망을 하기 위하여 사용하는 경우 상표권 침해가 인정된다고 한다. 여기에서 제2심은, Accolade사가 Sega사의 초기화코드를 사용한 유일한 목적은 Sega사의 게임기에서 호환될 수 있는 게임 프로그램을 만들기 위한 것이었고, Accolade사가 자신들의 게임 프로그램이 Sega사의 게임기에서 실행될 때 Sega의 상표가 뜨길 원했다고 볼 하등의 이유가 없고, 오히려 Accolade가 자신들의 포장에 스스로 Sega사와 무관함을 밝히는 문구를 사용하였으므로 제32조 제(1)(a)항이 적용될 여지가 없다고 판단하였다.
또한 Sega사의 초기화코드는 Sega 내의 전문기술자가 Sega 내의 전용연구개발시설에서 비밀제작한 것이므로 그 초기화코드를 Accolade가 자체적으로 수정할 수도 없는 이상, Accolade가 Sega의 상표문구가 뜰 수밖에 없는 초기화코드를 사용한 것은 상표권침해가 아니라고 판시하였다. 제2심은 오히려, Sega사의 초기화코드는 이를 갖고 있는 프로그램이 무조건 Sega의 상표문구를 띄우도록 하였으니, 이는 경쟁업체의 프로그램의 출처를 자동적으로 허위로 표시하도록 하는 것이라고 지적했다.

3. 그리하여 제2심은 Accolade의 항변을 받아들여 Accolade의 게임 프로그램에 저작권 및 상표권 침해를 부정하였고, 원심의 판결을 파기 환송하였다.
posted by ONSOL

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